商业特许经营企业知识产权保护--专利权篇二

时间:2013年06月27日信息来源:北京特许经营律师网 点击: 【字体:

上接专利权篇(一)
        二、专利权侵权的构成及行为
        1、专利权侵权的构成
        《专利法》第十一条规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。” 第十二条规定,“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”
        也就是说,侵犯专利权的行为必须是《专利法》明确规定的行为,且必须具备一下几个要件:
         (1)被侵权的专利权必须是合法有效的专利权。
        只有在我国依法取得专利权并在法律保护期限内的专利权,才可能成为侵害的对象。没有在我国取得专利权或者取得的专利权终止(在规定保护期内未因缴费、无效宣告、放弃等原因失效的专利权和期限届满的专利权内无偿使用,而不会构成专利侵权。
         (2)未经专利权人许可,违法实施专利的行为。
        没有得到专利权人的许可而实施权利人的专利,侵犯的权利人的合法权益,构成专利侵权。单要注意的是,《专利法》规定了几种不认为是侵权的行为,是专利侵权责任的例外规定,如果行为人不能举证以此作为抗辩理由,则应当认定行为人构成专利侵权,并依法承担责任。
        (3)侵权行为人必须是以生产经营为目的。
        《专利法》规定,“发明创造被授予专利权后,除本法另有规定外,任何人不得实施其专利,而实施即是不得以生产经营为目的。”因此,以生产经营为目的也应是判断专利侵权的构成要件之一。
        (4)行为人主观上有过错。
        侵权人主观上的过错包括故意和过失。所谓故意是指行为人明知自己的行为是侵犯他人专利权的行为而实施该行为;所谓过失是指行为人因疏忽或过于自信而实施了侵犯他人专利权的行为。
        (5)侵权行为人侵犯的是专利权保护范围内的权利。
        专利法规定,发明或实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准,说明书及其附图可以用于解释权利要求;外观设计专利权的保护范围,以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品准。 按照专利法规定,发明或实用新型的权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。权利要求包括独立权利要求和从属权利要求。其中独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案记载解决其技术问题的必要技术特征;从属权利要求则应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步的限定。每一项权利要求均都确定一个保护范围,该范围由记载的权利要求中的所有必要的技术特征限定,该些技术特征的综合则构成了权利要求书所保护的技术方案。 
        外观设计专利权的保护范围则以表示在该图片或照片中的外观设计专利产品为准。
        如果侵犯的是专利权保护以外的其他权利则不构成专利侵权。
        具体的侵犯专利权的行为,包括(1)制造发明、实用新型或外观设计专利产品;(2)使用发明或实用新型专利产品;(3)许诺销售发明或实用新型专利产品;(4)销售发明、实用新型或外观设计专利产品;(5)进口发明、实用新型或外观设计专利产品;(6)使用发明的专利方法;(7)使用、许诺销售、销售、进口依照发明的专利方法直接获得的产品。   
        需要特别说明的是,使用、许诺销售外观设计专利不属于侵犯专利权的行为。而对于发明的专利方法的保护,沿及该方法直接获得的产品。   
        另外,《专利法》还规定了假冒专利权和冒充专利权的行为。假冒专利权,使其产品与他人的专利产品在消费者中造成混淆,是一种违背诚实信用原则的不正当竞争行为,既侵害了专利产品的信誉,也欺骗和侵害了消费者。鉴于假冒专利的主观恶性大,情节严重可能会构成犯罪,而侵犯专利权和冒充专利权,则不会被追究刑事责任。
        实践中,除了上述直接侵犯专利权的行为,还包括一些间接侵犯专利权的行为,如制造、出售专门用于专利产品的关键部件或者用于实施专利方法的专用设备或材料或未经专利权人授权或者委托,擅自转让或再转让权利人专利技术等。      
 根据《民法通则》第130条“二人以上共同侵权造成他人损害的,应当承担连带责任”的规定以及最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》第148条规定:“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任”,该条实际上就是对间接侵权行为予以认定并追究民事责任的规定。
        2、专利权侵权的行为
        根据《专利法》等法律法规的规定,侵犯专利权的行为主要有:
        (1)发明和实用新型专利权被授予后,除专利法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。  
        外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。  
 专利法》第七十条 规定,“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”
        (2)假冒他人专利的行为。
        未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利;未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。  
        (3)以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为。
 制造或者销售标有专利标记的非专利产品;专利权被宣告无效后,继续在制造或者销售的产品上标注专利标记;在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术;在合同中将非专利技术称为专利技术;伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。
        (4)为假冒、冒充专利提供生产经营便利的行为,即为假冒他人专利、冒充专利行为印制或者提供专利标记、以及为假冒他人专利、冒充专利的行为提供摊位、仓储、运输、隐匿、宣传、广告等便利的行为。
        《专利法》第六十九条规定,有下列情形之一的,不视为侵犯专利权: 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;专为科学研究和实验而使用有关专利的;为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
        三、侵犯专利权的法律责任
        1、侵犯专利权的行政责任  
        侵犯专利权的行政责任,主要指由行政主管机关对侵权人做出的行政处罚。行政处罚的方式主要有:责令停止侵权,处以罚款,没收非法所得以及直接用于侵权的工具等。  
        (1)侵犯专利权的行政责任  
        第一,根据《专利法》的规定,未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,专利权人或者利害关系人可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为;进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。  第二,根据《专利法》第五十九条的规定,假冒他人专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得3倍以下的罚款,没有违法所得的,可以处5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第三,根据《专利法》的规定,以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,可以处5万元以下的罚款。  
        2、侵犯专利权的民事责任  
专利权权是一种民事权利。侵犯专利权权应当主要承担相应的民事责任。侵犯专利权权应当承担的具体民事责任在我国《民法通则》中已有规定。在司法实践中采用较多的主要有停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等方式,这几种侵犯专利权权的民事责任方式,既可以单独适用,亦可以合并适用。
        (1)停止侵害
        停止侵害是指对已经开始并正在进行的不法侵害行为责令立即停止,而不论这一行为进行到何种程度。这是最大限度地减少知识产权权利人损失的一种有效措施。如果侵权人是过失侵权,通过这一司法裁决可以告知侵权人,阻止侵权行为的继续发生。如果侵权人是故意侵权,更应该立即执行该司法决定,以减少对专利权权的侵害。然后,视情况严重程度,再施以其他处罚。作为专利权权利人,一旦发现他人侵权,应立即予以警告并及时向人民法院起诉,请求人民法院做出停止侵害的裁决。  
        为了有效地实行这一措施,人民法院可以根据权利人的请求,采取没收、销毁侵权产品,责令侵权人交出侵权工具、封存或者收缴侵权标识等方法,以阻止侵权人继续实施侵权行为。
        (2)消除影响  
 消除影响是指为了消除侵权人因侵权行为而给知识产权权利人造成的不良影响而采取的一项措施。消除影响的方式和范围,根据侵权行为的方式和范围而定。一般原则是,侵权人在什么范围内造成的影响,就责令其在什么范围内予以消除。可以采取登报、广播的形式,公开承认侵权,并保证不再侵权,以恢复专利权权权利人的名誉或者商誉。  
        (3)赔礼道歉  
        赔礼道歉是侵权人向权利人承认错误的一种方式,这种赔礼道歉可以当庭面对面地进行,也可以是公开性地通过新闻媒介进行,使广大公众有所了解。其公开范围应该根据侵权行为影响范围而定。一般情况下,赔礼道歉与消除影响结合使用。  
        (4)赔偿损失  
        《专利法》第六十五条规定,“ 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。  权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”  
        3、侵犯专利权的刑事责任   
     根据《专利法》的规定,只有假冒他人专利,情节严重的才可能构成犯罪,因为假冒他人专利不仅会使专利权人的声誉和经济利益遭到损害,同时会给国家的专利管理带来混乱,干扰破坏专利法律制度的发展。所以,它是一种严重侵犯专利权人合法权益和专利管理秩序的行为,这种行为理所当然地要受到法律的制裁。  
         《刑法》第二百一十六条规定,假冒他人专利情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
        四、专利权侵权案件的主体资格、诉讼时效及管辖
         1、原告主体资格确定
        《专利法》第六十条规定:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。……”从该规定可知原告包括专利权人和利害关系人两类:
        (1)专利权人
        专利权人可以是单位,也可以是个人,原始专利权人依专利登记证书登记的权利人确定。若单位名称发生了变更,则变更后的单位是专利权人,若单位发生了分立,则依分立协议约定来确定,若单位发生了合并,则合并后的单位是专利权人。若自然人是专利权人,自然人死亡,则继承人是专利权人。因此,原告起诉时应提供专利权证书、专利登记簿副本、专利授权公告文本(发明或实用新型的为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图;外观设计的为公告授权的图片或照片及简要说明)、专利年费收据、单位营业执照、单位组织机构代码证、单位法定代表人(负责人)证明、单位名称变更证明、单位分立或合并协议、自然人身份证明、自然人死亡证明、继承人资格证明等。
        若专利权发生了转让,则受让人是专利权人,但前提必须是专利权转让合同生效,专利权已经转让给受让人的。因此,起诉时,受让人应提供转让合同和登记证明等。如果没有在国家知识产权局登记,而法院已经受理了,那我认为可以考虑以下几种途径解决:一是在辩论终结之前完成登记;二是可以考虑侵害合同之债;三是是可以考虑撤诉,登记后重新起诉。
        (2)利害关系人
        独占许可合同被许可人。被许可人应提供主体资格相关证明和独占许可合同。
        排他许可合同被许可人:被许可人应提供主体资格相关证明和独占许可合同。
        特别需要注意的是专利权普通许可合同的被许可人无权以他人侵犯专利权提起诉讼,除非普通许可合同有特别约定。特别约定比如授权给普通许可合同的被许可人起诉的权利;普通许可人与被许可人约定在第三方侵权的情况下,普通许可人构成违约等。如果没有这些约定的话,普通许可合同被许可人可以要求专利权人提起诉讼,若专利权人不提起诉讼,被许可人可以考虑以不正当竞争行为提起诉讼。
         2、专利权有效性
        (1)专利权是否超过保护期限
发明专利保护期限为20年,实用新型专利和外观设计专利保护期限为10年。专利保护期从申请之日起开始计算而不是从授予专利权之日开始计算。若是发明专利,则从专利公告之日起至专利权授予之日期间,可以要求专利实施人支付适当的费用。从这里可以看出在这一阶段实施人不构成专利侵权,如果构成侵权则不是支付适当的费用问题,而是赔偿问题。也可以看出实用新型和外观设计专利在这一阶段不受任何保护。那作为权利人如何保护呢?我个人认为可以通过商业秘密、著作权进行一定的保护。
        (2)专利权人是否缴纳年费
        专利权人每年应缴纳年费,若专利权人未缴纳年费,则丧失专利权,但是,在专利缴费期限届满后六个月内补缴,专利权仍然有效。缴费时间在专利权证书中均有载明,应当予以关注。
        (3)专利权人是否转让专利权
        如果侵权行为发生在转让前,原专利权人在诉讼时效内仍有权提起诉讼。
        (4)实用新型专利和外观设计专利是否取得权利评价报告
        《专利法》第六十一条规定:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。
        因此,建议专利权人在被授予实用新型和外观设计专利时提出专利权评价报告申请,以方便以后尽快提起诉讼,维护专利权人利益。需要说明的是,2009年10月1日以前授予专利权的,仍然只能要求国家知识产权局出具检索报告。
        3、被告确定
       从理论上说,以下五种主体都可以成为发明专利和实用新型专利的被告:生产者、销售者、进口者、许诺销售者、以生产经营为目的的使用者
        以上1至4种主体可以确定为外观设计专利的侵权人。但在司法实践中,一般不把使用者作为被告,因为使用者承担的责任往往是停止使用,达不到打击直接侵权者的目的。所以,一般是把生产者、销售者、许诺销售者或进口者作为被告,但是,如果暂时无法确定生产者、销售者和进口者时,可以先将以生产经营为目的的使用者作为被告,然后由被告举出证据证明专利产品的生产者或销售者,从而追加被告或另行提起诉讼。依据《专利法》规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。因此,一般情况下,使用者、销售者、许诺销售者会提供产品的合法来源,从而免除其赔偿责任。
         4、专利侵权事实
        对专利侵权事实的证据进行固定一般应通过公证处、知识产权局、海关、法院等机关对专利侵权产品进行查封、扣押、保全等。证据保全内容一般应涉及侵权产品、侵权人与他人签订的买卖合同、销售发票、说明书、宣传画册、营销人员名片等。然后将侵权产品与专利产品权利要求书进行比对来确定是否构成侵权。比对:相同原则、等同原则、全面覆盖原则。
        5、损害赔偿额计算
        专利侵权的民事法律责任包括停止侵权、销毁侵权产品、损害赔偿等,民事责任关键是确定损害赔偿额,依据《专利法》规定,损害赔偿额包括因侵权所受到的实际损失和为制止侵权行为所支付的合理开支。合理开支至少包括调查取证费、公证费、律师代理费等。
         《专利法》条规定:侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
        权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
        《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第十六条规定:人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。
        侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
        侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。
        6、诉讼时效
        《中华人民共和国专利法》第六十八条规定:侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。
        发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。
        《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条规定:侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。
        这里的“得知”或“应当得知”的对象应是侵权行为和侵权行为人两个方面。只有在权利请求人“得知”或“应当得知”侵权行为和侵权行为人时,法律所赋予的诉权才能真正地实现,诉讼时效的起算才具有实质意义。
        以上诉讼时效的规定要求权利人积极行使诉权,若从知道或应当知道专利侵权之日起超过2年的且侵权人已停止侵权,则权利人丧失了胜诉权。若从知道或应当知道专利侵权之日起超过2年且侵权人在起诉时仍在侵权的,则不丧失胜诉权,但损害赔偿数额只能计算最近2年的损失。
        7、确定诉讼管辖地
        诉讼地域管辖问题影响到权利人行使诉权的成本和诉讼结果,因此,争取对权利人有利的人民法院进行管辖是非常重要的。专利侵权的诉讼地域管辖地为侵权行为地或被告住所地。
        侵权行为地包括侵权行为发生地和结果发生地,具体包括被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、销售、许诺销售、进口等行为的实施地;假冒他人专利的行为实施地,以及上述侵权行为的侵权结果发生地。
 被告住所地指户籍所在地、经常居住地、主要办事机构所在地。
        原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的,销售地人民法院有管辖权。销售者是制造的分支机构,原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的,销售地人民法院有管辖权。
        从以上规定可知,我们可以通过一定的方法来实现对原告有利的法院管辖,比如在原告所在地购买侵权产品,以生产经营为目的进行使用;由原告所在地的销售商购买侵权产品进行销售等方法。


                                                                 北京市奕明律师事务所    杨帆律师
 

(作者:管理员 编辑:管理员)
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